우리나라 대리인들과 달리 일본을 포함한 해외 현지 대리인들은 대부분 타임차지로 비용을 청구한다. 국내 대리인이 대응을 위한 보정 작업등을 하지 않고 해외 현지 대리인에게 맡겨버리면 요금 폭탄으로 돌아 온다는 것을 알아두는 것이 중요하다. 그래서 해당 제도를 알아두고 전략적으로 이용하되 요금 폭탄으로 돌아 오지 않도록 해외특허 경험이 풍부한 국내 변리사의 도움을 받아서 현명하게 진행하는 것이 바람직하다.
1) 심사관 인터뷰 제도
(a) 제도 이용의 실정
일본에서도 심사관으로부터 거절이유를 받았을 때에 불명확한 점을 확인하기 위해 또는 심사관에게 반론안을 구두로 설명하기 위해, 심사관과 접촉(인터뷰)하는 것이 가능하다.
종래에는 온라인 인터뷰가 허용되지 않았지만, 코로나 확산을 계기로 전격 도입되었다.
하지만, 실무적으로 온라인 인터뷰가 많이 이용되고 있는가 하면 그렇지는 않고, 특별한 경우를 제외하고는 대개 이메일과 전화로 보정안 등을 주고 받으면서 진행된다. 인터뷰에서 대개의 심사관은 유저 친화적인 태도를 견지하며, 출원인 측 안을 검토한 후에 자신이 제안하는 수정 보정안을 제시해 주기도 한다.
우리나라에서와 같이 대응 기한까지 1개월 이상 남아 있어야지만 심사관이 보정안 리뷰에 응하는 것과 같은 제한은 특별히 없고, 다만 대응 가능 기간 자체가 1개월 더 길므로 한국보다는 덜 쫓기면서 OA 대응을 준비할 수 있다.
(b) 제도 이용의 효과
발명의 아이디어를 권리화 함에 있어 필요에 따라, 심사의 권한을 가진 일본특허청 심사관과의 의사 소통을 통해 발명의 내용 및 특징 등을 효과적으로 설명하는 것은, 특히 IP5(미국, 일본, 중국, 유럽, 한국의 특허청)를 비롯하여 독자적인 심사 능력을 가졌다고 인정되는 각국 특허청에 있어서는 그 필요성을 간과할 수 없다.
일본 특허청에 따르면 특허청 심사관 인터뷰가 일본 특허출원의 권리화에 미치는 긍정적인 영향에 대해 수치적으로 확인이 되었다고 말한다. 물론 안건의 특성에 따라 필요성의 유무 및 정도 에 차이는 있겠지만, 구체적으로, 일본에서 심사관 인터뷰를 진행함으로써 기대할 수 있는 효과로는, 첫째, 권리화의 확률 자체를 높일 수 있다는 점, 둘째, 권리화의 내용에 있어 한정이 지나치게 많아지는 것(권리범위가 좁아지는 것)을 억제할 수 있다는 점, 셋째, 권리화 이후에 있어서도 권리의 안정성이 높다는 점 등을 들 수 있겠다.
2) 심사 전치와 거절결정불복심판
일본에서는 특허 거절결정이 내려진 다음의 절차로서, 우리나라의 구법과 마찬가지로 심사 전치와 거절결정불복심판의 조합으로 되어 있다.
그런데, 특징적인 것은 심사 전치에서 거절 결정 이유가 극복되는 비율이 높은 것은 물론이고, 심사 전치 이후의 거절결정불복심판 절차에 있어서도 거절결정 이유가 적지 않은 비율로 해소되는 것으로 나타난다는 점이다.
이는 심판 단계에서도 필요에 따라 또는 어떤 경우에는 청구인(출원인)의 요청에 따라 거절이유를 발행하는 것이 일반화되어 있고, 거절결정 이유가 해소되었을 때는 심판부가 직접 특허 결정을 하기도 한다는 점이 적지 않은 영향을 주고 있다고 할 수 있다.
특히, 심판부 인터뷰의 결과 출원인이 어떠한 보정을 하고 싶게 된 경우, 심판부는 기꺼이 거절이유를 발행해 주어 출원인이 그 단계에서 보정에 의해 거절결정 이유를 극복하고 바로 특허 결정을 받을 수 있도록 하는데에 협조적이다.
이와 같이 일본에서는 특허 거절 결정이 되었다고 하여 좌절할 필요가 없으며, 심판부와의 커뮤니케이션을 포함하여 거절이유를 뒤집을 기회는 충분히 많이 있는 편이다.
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